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ARCHIVES 2014

 Licenses in European Patent Litigation (France)

GENERAL OVERVIEW OF FRAND ISSUES RELEVANT TO PATENT

LITIGATION IN FRANCE

In the matter of FRAND licensing in France, two main decisions are relevant today. The first one is the Samsung/Apple litigation.21 In this case, Qualcomm and Samsung had signed an agreement that expressly indicated that it was not to be considered as a license. The object of the agreement was the making of chips by Qualcomm and it covered certain Samsung SEPs (EP1188269 and EP1097516). In line with competition law that prevents “interdiction to sell”, the agreement between Qualcomm and Samsung (31 August 1993, as amended on the 30 March 2004 and 1 January2009) does not prevent Qualcomm from selling the chips to any other party and has a worldwide effect.

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Olivier Nicolle est l'auteur d'un chapitre de ce livre décrivant une stratégie à adopter afin d'évaluer si une innovation doit ou non être brevetée, mais aussi la portée de sa protection le cas échéant, donnant de nombreux outils d’évaluation.

Olivier Nicolle est l’auteur d’un chapitre de ce livre décrivant une stratégie à adopter afin d’évaluer si une innovation doit ou non être brevetée, mais aussi la portée de sa protection le cas échéant, donnant de nombreux outils d’évaluation.

ARCHIVES 2013

Brevet d’invention : qui en bénéficie ?

Sous-traitant, donneur d’ordre, à qui revient le brevet d’invention ? La Cour d’Appel de Paris, le 12 octobre 2012, a rendu un arrêt qui vient nettement éclaircir le régime du droit au brevet sur les résultats d’une recherche réalisée par un sous-traitant à défaut de dispositions spécifiques à cet égard : le droit au brevet revient au seul inventeur, en l’occurrence au prestataire qui a effectué la recherche. | Par IPON GLOBAL et CEGEXPORT | blog immateria.fr  lundi 03 juin 2013. Dans cette affaire, la société Giat Industries, devenue Nexter Systems, s’est vue confier par la société française Manoir Industries une étude de faisabilité de l’usinage, dans des tubes centrifugés, de reliefs en forme d’étoile.<!–more>La société Manoir Industries Inc., filiale américaine du donneur d’ordre français, dépose le 27 juillet 2001 une demande de brevet américain relative à un « Tube coulé par centrifugation et procédé et appareil correspondants ». Le brevet américain est délivré (US6644358B2) et une demande PCT (WO03011507A1) désignant la France est déposée le 24 juillet 2002.

Or la société Nexter relève que les brevets en cause reprenaient les résultats de ses travaux. Elle assigne avec son inventeur les sociétés Manoir Industries et Manoir Industries Inc. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en revendication de propriété de ces brevets ainsi que de toutes leurs extensions.

Le Tribunal de Grande Instance fait droit à la demande et ordonne le transfert de la demande de brevet européen correspondant. Par son arrêt du 12 octobre 2012, la Cour d’Appel de Paris confirme le premier jugement, et ordonne le transfert à la société Nexter les titre français mais aussi américains pris sur l’invention litigieuse. Le jugement est rendu au visa de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle qui affecte le droit au brevet à l’inventeur ou à son ayant cause.

L’intérêt majeur de cet arrêt a trait à la question de la titularité du droit au brevet sur les résultats d’une activité de recherche effectuée par un sous-traitant. A défaut de dispositions précises, la Cour d’appel de Paris retient l’affectation des droits au brevet au profit du seul inventeur qui a exécuté les recherches. Ainsi la cour refuse au donneur d’ordre, qui avait commandé et financé la recherche tout droit à cet égard.

La Cour indique que la société Manoir Industries qui a déposé les brevets litigieux ne peut pas être considérée comme l’inventeur mais uniquement comme le donneur d’ordre, puisque son action s’est bornée à poser un problème à résoudre et à indiquer le but sans fournir la méthode ou les moyens pour y parvenir. En revanche, la société Giat a fourni des paramètres techniques à partir desquels elle a trouvé des solutions aux problèmes qui lui avaient été posés et a fait preuve d’ »esprit créatif« .

Ainsi la « créativité » des sous-traitants trouve enfin une protection grâce à la Propriété Intellectuelle, ce qui est bien utile voire indispensable dans notre économie locale, et dans l’économie Globale où s’affrontent nos sous-traitants français aux concurrents des pays émergents. Cette protection à travers la Propriété Intellectuelle doit aussi être soulignée afin de permettre aux sous-traitants de mettre en valeur leur capacité d’innovation dans le cadre des négociations contractuelles avec les donneurs d’ordre.

Or, dans la réalité, les donneurs d’ordre qui sont souvent des grandes entreprises multinationales sont aussi en position de concurrence dans le marché mondial. L’innovation des sous-traitants constitue alors une véritable richesse qui permettra de singulariser le produit commercialisé. Les donneurs d’ordres ont donc tout intérêt à favoriser la créativité de leurs prestataires et reconnaître leur Propriété Intellectuelle.

Cette décision marque un revirement jurisprudentiel selon lequel les inventions réalisées en exécution d’un contrat de recherche pourraient implicitement revenir au donneur d’ordre qui en aurait financé la réalisation.