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Brevet d’invention : qui en bénéficie ?

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Sous-traitant, donneur d’ordre, à qui revient le brevet d’invention ? La Cour d’Appel de Paris, le 12 octobre 2012, a rendu un arrêt qui vient nettement éclaircir le régime du droit au brevet sur les résultats d’une recherche réalisée par un sous-traitant à défaut de dispositions spécifiques à cet égard : le droit au brevet revient au seul inventeur, en l’occurrence au prestataire qui a effectué la recherche. | Par IPON GLOBAL et CEGEXPORT | blog immateria.fr  lundi 03 juin 2013. Dans cette affaire, la société Giat Industries, devenue Nexter Systems, s’est vue confier par la société française Manoir Industries une étude de faisabilité de l’usinage, dans des tubes centrifugés, de reliefs en forme d’étoile.<!–more>La société Manoir Industries Inc., filiale américaine du donneur d’ordre français, dépose le 27 juillet 2001 une demande de brevet américain relative à un « Tube coulé par centrifugation et procédé et appareil correspondants ». Le brevet américain est délivré (US6644358B2) et une demande PCT (WO03011507A1) désignant la France est déposée le 24 juillet 2002.

Or la société Nexter relève que les brevets en cause reprenaient les résultats de ses travaux. Elle assigne avec son inventeur les sociétés Manoir Industries et Manoir Industries Inc. devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en revendication de propriété de ces brevets ainsi que de toutes leurs extensions.

Le Tribunal de Grande Instance fait droit à la demande et ordonne le transfert de la demande de brevet européen correspondant. Par son arrêt du 12 octobre 2012, la Cour d’Appel de Paris confirme le premier jugement, et ordonne le transfert à la société Nexter les titre français mais aussi américains pris sur l’invention litigieuse. Le jugement est rendu au visa de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle qui affecte le droit au brevet à l’inventeur ou à son ayant cause.

L’intérêt majeur de cet arrêt a trait à la question de la titularité du droit au brevet sur les résultats d’une activité de recherche effectuée par un sous-traitant. A défaut de dispositions précises, la Cour d’appel de Paris retient l’affectation des droits au brevet au profit du seul inventeur qui a exécuté les recherches. Ainsi la cour refuse au donneur d’ordre, qui avait commandé et financé la recherche tout droit à cet égard.

La Cour indique que la société Manoir Industries qui a déposé les brevets litigieux ne peut pas être considérée comme l’inventeur mais uniquement comme le donneur d’ordre, puisque son action s’est bornée à poser un problème à résoudre et à indiquer le but sans fournir la méthode ou les moyens pour y parvenir. En revanche, la société Giat a fourni des paramètres techniques à partir desquels elle a trouvé des solutions aux problèmes qui lui avaient été posés et a fait preuve d’ »esprit créatif« .

Ainsi la « créativité » des sous-traitants trouve enfin une protection grâce à la Propriété Intellectuelle, ce qui est bien utile voire indispensable dans notre économie locale, et dans l’économie Globale où s’affrontent nos sous-traitants français aux concurrents des pays émergents. Cette protection à travers la Propriété Intellectuelle doit aussi être soulignée afin de permettre aux sous-traitants de mettre en valeur leur capacité d’innovation dans le cadre des négociations contractuelles avec les donneurs d’ordre.

Or, dans la réalité, les donneurs d’ordre qui sont souvent des grandes entreprises multinationales sont aussi en position de concurrence dans le marché mondial. L’innovation des sous-traitants constitue alors une véritable richesse qui permettra de singulariser le produit commercialisé. Les donneurs d’ordres ont donc tout intérêt à favoriser la créativité de leurs prestataires et reconnaître leur Propriété Intellectuelle.

CETTE DÉCISION MARQUE UN REVIREMENT JURISPRUDENTIEL SELON LEQUEL LES INVENTIONS RÉALISÉES EN EXÉCUTION D’UN CONTRAT DE RECHERCHE POURRAIENT IMPLICITEMENT REVENIR AU DONNEUR D’ORDRE QUI EN AURAIT FINANCÉ LA RÉALISATION.


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 Licenses in European Patent Litigation (France)

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GENERAL OVERVIEW OF FRAND ISSUES RELEVANT TO PATENT

LITIGATION IN FRANCE

In the matter of FRAND licensing in France, two main decisions are relevant today. The first one is the Samsung/Apple litigation.21 In this case, Qualcomm and Samsung had signed an agreement that expressly indicated that it was not to be considered as a license. The object of the agreement was the making of chips by Qualcomm and it covered certain Samsung SEPs (EP1188269 and EP1097516). In line with competition law that prevents “interdiction to sell”, the agreement between Qualcomm and Samsung (31 August 1993, as amended on the 30 March 2004 and 1 January2009) does not prevent Qualcomm from selling the chips to any other party and has a worldwide effect.

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Licences au contentieux des brevets européen

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APERÇU GÉNÉRAL DE FRAND SUJETS RELATIFS AUX BREVETS

LITIGES EN FRANCE

Relatif à FRAND licences en France, les deux principales décisions sont pertinentes aujourd’hui. Le firstone est le litigation.21 de Samsung/Apple dans ce cas, Qualcomm et Samsung ont signé anagreement qui a expressément indiqué qu’il devait ne pas être considérée comme une licence. L’objet de theagreement était que la fabrication de puces de Qualcomm et il couvert certains Samsung SEPs(EP1188269 and EP1097516).

Conforme à la concurrence, droit qui empêche le « interdiction de vendre », l’accord entre Qualcomm et Samsung (31 août 1993, telle que modifiée le 30 mars 2004 et le 1er janvier 2009) n’empêche pas de Qualcomm de vendre les puces à toute autre partie et a un effet dans le monde entier. Dans cette transaction, Samsung s’engage à faire ne pas appliquer ses brevets contre les clients de Qualcomm mise en œuvre de ses droits de brevet « aussi longtemps que ces clients n’imposent pas leurs propres brevets contre Samsung ». Samsung a demandé une injonction préliminaire en France contre Apple.

Apple a été à l’aide de puces de Qualcomm couverte par des brevets de Samsung. Qu’apprenons-nous de cette décision qui est cardinale à garder à l’esprit pour les licences FRAND rédaction si pour être mis en œuvre en France ?

Selon le juge, en dépit de la mention expresse contradictoire, l’accord consistait en une autorisation de mettre en œuvre les brevets et doit être interprétée comme une licence, même si Samsung ne reçoit pas de redevances comme une compensation pour la mise en œuvre de ses brevets, puisqu’elle bénéficie de la technologie à la suite de la licence de Qualcomm. Selon les règles de l’ETSI, le juge a conclu l’accord est une licence irrévocable.

Il est intéressant de souligner que le juge ouvre la voie à des litiges sur la validité des brevets SEP déclarant que ETSI ne vérifie pas si les brevets qui sont déclarés essentiels sont valides et en effet essentiel de la norme. Le juge a également considéré que les règles de la politique de l’ETSI IPR, selon lequel la licence accordée sera irrévocable et le taux de redevance sera FRAND, visent à empêcher l’abus de position dominante le titulaire des brevets essentiels. Lors de l’évaluation des effets d’une modification à la licence signé après que les brevets en cause avaient été déclarées à l’essentiels de la norme UMTS, la décision estime que, suivant la date de cette déclaration, la licence ne peut pas être révoquée ni être limitée pour empêcher la vente de jetons à certains des clients de Qualcomm. Le juge a conclu que la demande de Samsung était « manifestement disproportionnée » au motif que les droits de brevet de Samsung sur les puces intégrées dans les iPhones 4 s sont épuisés par la licence entre Samsung et Qualcomm. Par conséquent, le juge a conclu que la condition de l’article 615-3 du Code de la propriété intellectuelle Français pour une injonction préliminaire, nécessitant une violation probable, n’était pas s’est réunie et a ordonné Samsung pour verser des 100 000 € à Apple dans le recouvrement des coûts.

Le deuxième cas important en France est le litige entre Ericsson et TCT Mobile au Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI Paris « »). Ericsson a tenté de renouveler son contrat de licence avec TCT Mobile de 2-2.5-3G technologie GSM – Codec Adaptive Multi-Rate (AMR) qui devait prendre fin le 8 mars 2014. Le 29 juin 2012, une procédure d’arbitrage pour la mise en oeuvre de la licence de 2007 a commencé. La décision arbitrale était due au printemps 2014. TCT Mobile souscrit à la portée de la protection et la couverture technologique pour la licence mais jugé excessif des redevances demandés par Ericsson. Ericsson a donc commencé une procédure d’infraction devant le TGI de Paris contre TCT Mobile.

Comme étape préliminaire de la procédure d’infraction, Ericsson a demandé une injonction préliminaire fondée sur l’article L. 615-3 du Code la propriété intellectuelle Français sur la base de trois SEPs. Par une ordonnance provisoire, TGI de Paris a refusé l’injonction depuis : « l’injonction doit être 12 proportionnées aux intérêts présents et nommée en contrepartie avec le fond de cet accord entre les parties. » (p. 9), « compte tenu de cet éléments contextuels très particulière, une éventuelle injonction fausserait les négociations en cours entre les parties, telle qu’on aurait être obtenir un avantage indu dans le cadre de négociations contractuelles d’une licence basée sur la norme brevets essentiels », « C’est pourquoi n’importe quelle demande d’interdire la vente de ces produits en France par Ericsson est disproportionné ». 22 (c’est nous qui soulignons.)

Donc, négociateurs FRAND doivent conserver à l’esprit que, en France, demandant une injonction dans le cadre de la négociation, même si la validité et la portée territoriale des brevets sont d’accord, en l’absence d’accord sur les modalités financières, serait probablement rejetée puisqu’elle favorise le titulaire du brevet et donc fausser le principe des licences FRAND, en faisant pression sur la future titulaire.

Toutefois, cette décision doit être correctement appliquée aux circonstances particulières du titulaire d’une SEP et un titulaire actuelle. Elle n’implique évidemment pas que les détenteurs de la SEP ne serait pas en mesure de demander une injonction contre une autre partie qui ne serait pas avoir affaire à un contrat de licence. La présente décision Français est largement alignée sur l’approche du Conseil susmentionnée dans le hébergeurs23 de Samsung et Motorola et est susceptible d’être affecté par le résultat de la référence de la CJUE en v Huawei ZTE.

(Voir la présentation)